Abstract :

La legislación Mundial sobre Propiedad Industrial y la normativa sobre Nombres de Dominio colocan en el tintero una de las polémicas concesiones que el escenario de los signos distintivos ha efectuado: ceder en cuanto a los criterios de confusión. Ello coloca en la realidad, en riesgo permanente a los proveedores de bienes y servicios como a los consumidores respecto de la existencia de dilución de los signos como del engaño a que pueden estar afectos los consumidores.

La institución de los Signos Distintivos

Basada en diversos acuerdos internacionales, regionales como subregionales, conceptúa a los referidos como elementos de la cultura (entendemos aquella vivencial de cada región, sub región o comunidad), que con valores agregados en su configuración o estructura, permiten al titular del signo diferenciarse de otros titulares que producen o comercializan bienes o servicios similares o iguales permitiendo el desarrollo de la sana competencia o viabilizar ésta.

A este respecto y a efectos de no permitir que sea una institución absoluta que limite por completo usos de ciertos signos por completo, los supuestos jurídicos de la institución en comentario se han inclinado por regular la no confusión entre signos ante el consumidor pero basados en la similitud que coloque en riesgo de confusión a los titulares de signos distintivos similares o iguales.

Como podemos identificar el criterio es razonable ya que permite a diversos agentes no cerrar el uso de las expresiones a otros competidores siempre que sean comunes o descriptivas. Ejemplo de ello puede estar dada en la expresión "televisión" para aquellas televisoras que brindan el servicio. Así podrán utilizar la expresión indicada siempre y cuando sean acompañadas de otras expresiones. Ejemplos de ello es Panamericana Televisión, América televisión, Televisión Nacional del Perú, entre otras.

En este escenario la percepción del consumidor que tenga ante sí dos signos similares debe ser considerada con mucho cuidado de tal forma que no sean sorprendidos con expresiones que puedan invitarlo a asociar o vincular o afirmar la idea de que existen grupos de marcas que pertenecen a un titular. Por lo indicado, muchos signos pueden haber sufrido la dilución de su poder de atracción ante los consumidores, aunque este concepto se aplique a las marcas notorias, pero igual afectan al distintivo que pueda ser vulnerado. Coloquemos un ejemplo: la expresión COCO identifiquemos que es una marca conocida por los consumidores para determinados productos como libros; y, posteriormente un tercero le añada otra expresión como BLANDO para los mismos; por tanto la protección del primer titular se reduciría y afectaría sobre todo si es que no se hace efectivo el ejercicio del derecho de acción del titular original de impedir que se utilice en el mercado o peor aún si es que la Oficina de Signos permite el registro de la segunda marca en plena expresión de coexistencia.

Pues bien algo similar sucede con los nombres de dominio en el que rige no el principio de similitud (ni riesgo de confusión) sino el de igualdad para evitar su protección.

La institución de los Nombres de Dominio

En este escenario es la ICANN la que regula todo lo que concierne a los nombres de dominio recurriendo en todo el mundo a las entidades delegadas que la representan en cada país. En el caso del Perú es el NIC.PE que establece las directrices para permitir la contratación del servicio de nombres de dominio, directrices emitidas por la ICANN.

A este respecto como primer punto debemos expresar que el acto que vincula a la entidad delegada con el titular de un nombre de dominio es un contrato privado y no un registro ya que no existe un acto administrativo del estado que permita conferir que existe un registro o la constitución de un derecho como sí ocurre con el caso de los signos distintivos que para su registro merecen un acto administrativo.

Por lo indicado, la contratación de un nombre de dominio atiende a un servicio que la entidad delegada de la ICANN ofrecen a las personas para que puedan utilizar un dominio y al vincularán una web o portal.

En cuanto al dominio en sí se considera como tal al alfanumérico o dirección que permitirá identificar a una empresa o persona en la red. Así, se señala que esta dirección no es otra cosa que un código y no un signo distintivo.

Sin embargo, tal como hemos podido identificar cuando analizamos a los signos distintivos, los códigos (legible para los ordenadores) que se utilizan como base de los nombres de dominio son también signos o significantes que soportan otro significante como el caso del nombre de dominio en si mismo legible para nosotros.

Identificando la problemática

Por lo indicado, por convencionalismo siguen siendo signficantes o signos muy a pesar de los acuerdos de la ICANN y la OMPI de ir diferenciando una respecto de otra institución sobre todo que quien está en aptitud de recurrir a los nombres de dominio, no en su versión alfanumérica sino denominativa, son los consumidores quienes fácilmente se verían involucrados en la adopción de decisiones no adecuadas derivadas de su viaje a través de la red.

En otras palabras, y citando un ejemplo siendo que la marca METRO pueda ser conceptuada por el consumidor en el Perú como un Super o Hipermercado, pueda ser que otros proveedores de bienes y servicios lo utilicen con un complemento de expresión como METROLIMA para actividades similares y se permita su coexistencia afectando a la METRO original.

Ante ello el consumidor puede verse sorprendido o engañado atribuyendo ésta conducta al original METRO y afectando su imagen en el mercado salvo que la nueva METRO se dedique a actividades diferentes a la original. Esta medición de la afectación no es considerada de forma adecuada por los legisladores y ha sido permanentemente cuestionada pues ya el criterio de la similitud se ve cuestionado y funciona el criterio de la igualdad, es decir que mientras no sea METRO la expresión a contratar no existirá problema alguno. Sin embargo, sí existe riesgo de confusión ya que por lo general la búsqueda que se efectúa a través de los buscadores se efectúa en forma denominativa y no alfanumérica.

Así, y aún considerando que en caso de que se tenga la evidencia de que existe perjuicio, debe pedirse la liberación del nombre de dominio METROLIMA ejerciendo el derecho de acción a través de una demanda por la vía Judicial en Proceso Ordinario por la que se peticionaría la nulidad del contrato celebrado entre el tercero que afecta a METRO y la NIC.PE, puesto que la NIC PE no es entidad administrativa peruana y por tanto no existe procedimiento administrativo trilateral que faculte evaluar en sede administrativa la protección de los derechos del titular de la marca sancionando la nulidad del nombre de dominio lo que implica ingresar a un escenario muy complicado como el judicial tal como lo hemos expuesto.